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  • 10 giu
  • 2014

Nuovo regolamento CE n. 316/2014 sugli accordi di trasferimento di tecnologia

Il 1° maggio è entrato in vigore il Regolamento CE n. 316/2014 relativo all’applicazione dell’art. 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. Tale regolamento sostituisce il precedente Regolamento CE n. 772/2004 che è venuto a scadere il 30 aprile 2014.

Le finalità che si propone il nuovo Regolamento CE n. 316/2014 sono quelle di soddisfare la duplice esigenza di assicurare l’efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza di diritto. Proprio in tale ottica il suddetto Regolamento ha cercato di semplificare per quanto possibile il quadro legislativo offerto dal precedente Regolamento CE n. 772/2004.

Il nuovo Regolamento si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due parti, un licenziante e un licenziatario, mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario e/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza per finalità di produzione di beni e servizi. Il Regolamento si applica anche a quegli accordi di trasferimento di tecnologia che prevedono attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario, purché a questa attività segua quella di produzione di beni e servizi, mentre non si applica ai meri contratti di ricerca e sviluppo o ad contratti di specializzazione regolati dal Regolamento 1218/2010.

Per trasferimento di tecnologia, ai sensi del Regolamento CE 316/2014 si intendono gli accordi di licenza di diritti tecnologici, quali il know-how, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti sui disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, i certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati, i certificati riguardanti le nuove varietà vegetali, i diritti d’autore sul software.

Rientrano nella nozione di accordo di trasferimento di tecnologia ai sensi del Regolamento CE 316/2014 oltre che gli accordi di licenza di diritti tecnologici anche le cessioni di diritti tecnologici tra due imprese, aventi ad oggetto la produzione dei prodotti contrattuali ove la parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente.

Quanto all’oggetto delle disposizioni contenute nel Regolamento CE 316/2014, suddetto Regolamento prevede, entro certi limiti, che il divieto di cui all’art. 101, paragrafo 1, del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Trattato FUE) non si applichi agli accordi di trasferimento di tecnologia.

A questo proposito occorre ricordare che, l’art. 101, paragrafo 1, Trattato FUE stabilisce infatti che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

  1. Fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

  2. Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

  3. Ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento;

  4. Applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

  5. Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nessun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Tali accordi sono nulli di pieno diritto.

L’art. 101, paragrafo 3, Trattato FUE stabilisce che le disposizioni dettate dall‘art. 101, paragrafo 1 (divieto) possono essere dichiarati inapplicabili ad accordi o categorie di accordi fra imprese […] quando, tali accordi, contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. E’ dunque in questo contesto che opera il Regolamento CE 316/2014, esentando gli accordi di trasferimento di tecnologia dal divieto di cui all’art. 101, paragrafo 1, del Trattato FUE.

Tale esenzione di applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintanto che il know-how rimanga segreto. Nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l’esenzione si applica per la durata dell’accordo. Occorre inoltre tener presente che l’esenzione di cui al Regolamento 316/2014 si applica, se le parti sono concorrenti, a condizione che la quota combinata delle parti nei mercati di prodotti e delle tecnologie contrattuali nel territorio oggetto dell’accordo non superi il 20%, se le parti non sono concorrenti, a condizione che la quota di mercato di ciascuna delle parti nei mercati dei prodotti e delle tecnologie contrattuali nel territorio non ecceda il 30%.

Il Regolamento CE 316/2014, ha tuttavia ritenuto opportuno che gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione non siano esentati. A tal fine, il Regolamento CE 316/2014 distingue tra accordi di trasferimento di tecnologia che contengono alcune restrizioni aventi effetti concorrenziali gravi, c.d. restrizioni fondamentali, da altre restrizioni, giudicate meno gravi ma riguardo alle quali il Regolamento 316/2014, al fine di tutelare gli incentivi a innovare e l’adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, ha ritenuto di escludere dalla possibilità di beneficiare dell’esenzione per categoria, c.d. restrizioni escluse.

Sono restrizioni fondamentali, ad esempio la fissazione dei prezzi praticati a terzi, la limitazione della produzione, certe restrizioni relative alla ripartizione dei mercati o della clientela, (art. 4 Regolamento CE 316/2014). In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell’accordo deve essere esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria.

Sono restrizioni escluse, ad esempio, gli obblighi di retrocessione e determinate clausole di non contestazione della validità di diritti di proprietà dei beni immateriali che l’altra parte detiene nell’Unione (art. 5 Regolamento CE 316/2014). Nel caso in cui simili restrizioni siano incluse in un accordo di licenza, è opportuno che soltanto la restrizione in questione sia esclusa dal beneficio dell’esenzione per categoria.

In sede di redazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di tecnologia, sarà dunque opportuno valutare attentamente se tale contratto rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento CE 316/2014 e se esso risponda alle condizioni di esenzione sancite dal suddetto Regolamento.

Ricordiamo infine che il Regolamento 316/2014 prevede che i contratti di trasferimento di tecnologia già in vigore al 30 aprile 2014 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al suddetto Regolamento avranno tempo sino al 30 aprile 2015 per adeguarsi.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli